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jueves, septiembre 29, 2022

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¡PERO YO NO LO SABÍA! La inseguridad que genera la actual regulación del nombre comercial

Ayrton Huamán

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, ocupando el primer puesto de la promoción. Estudiante de intercambio en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Miembro de la Revista de Estudiantes de Derecho “Ita Ius Esto”. Becario del I Curso de Extensión Universitaria de COFOPRI, y Becario del II Curso de Extensión Universitaria de Proinversión. Practicante profesional en el Banco de la Nación.


SUMILLA: El presente artículo tiene por finalidad explicar las diferencias entre el nombre comercial y la marca como signos distintivos, así como evidenciar por qué el actual sistema de protección del nombre comercial afecta el principio de seguridad jurídica a nivel del Derecho Marcario y revisar las propuestas que se han planteado desde la jurisprudencia y la doctrina para solucionarlo.

  1. INTRODUCCIÓN

El Derecho de Propiedad Intelectual es un conjunto de disposiciones normativas que tienen por finalidad proteger los bienes inmateriales que son producto del ingenio humano, tales como las creaciones, las invenciones, las obras, entre otros.

La naturaleza de los bienes intelectuales dista mucho de la de un bien corpóreo, lo que justifica su especial y diferenciado esquema de protección. En efecto, las creaciones e invenciones, desde el punto de vista de la teoría económica, son bienes públicos; es decir, no son exclusivos ni tienen consumo rival. Esto significa que resulta sumamente costoso excluir del uso de los bienes intelectuales a quienes no tienen derecho para ello. Asimismo, por su misma naturaleza incorpórea, no existe inconveniente alguno para que sean usados por más de una persona al mismo tiempo.

No pocas veces estos bienes representan un activo muy valioso para muchos empresarios, los cuales esperarán que el Estado les bride una debida y eficaz protección a través del ordenamiento jurídico. Siendo así las cosas, este debe asegurar una tutela adecuada a dichos bienes inmateriales, ya que, de esta forma se generarán los incentivos necesarios para su producción, y, se posibilita, a través de la creatividad e innovación, el desarrollo artístico y tecnológico en el país.

Para el diseño de un correcto sistema de protección de la propiedad intelectual que permita lograr los objetivos antes indicados, se debe prestar especial atención al principio de seguridad jurídica, cuya eficacia se verá plasmada en el nivel de confianza que los administrados tengan en los mecanismos de protección empleados para proteger sus bienes intelectuales.

Desde hace algún tiempo atrás, se ha sugerido que la actual regulación de la Propiedad Industrial, específicamente en lo concerniente a la protección del nombre comercial, restaría eficacia al principio de seguridad jurídica, pues, generaría incertidumbre para quien solicita el registro de una marca, situación que se prolongaría por los cinco años posteriores a la obtención efectiva de dicho derecho. Por medio del presente artículo, se pretende exponer los motivos por los cuales ello efectivamente es así.

Para ello, primero se explicará qué es el nombre comercial y qué es la marca, así como las diferencias que existen entre ambos signos distintivos. Luego, se explicará cuál es el problema de la actual regulación normativa del nombre comercial, para finalmente mostrar cuales son las posibles soluciones que se han propuesto desde la jurisprudencia y la doctrina.

  1. EL NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA. LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS SIGNOS DISTINTIVOS.

Es apropiado comenzar indicando que la marca y el nombre comercial, al ser signos distintivos, comparten algo en común: ambos se encuentran destinados a identificar la oferta en el mercado. Ello resulta beneficioso no solo para los titulares de estos bienes intelectuales, sino también para los demás agentes económicos, puesto que, les permitirá conocer de donde proviene dicha oferta y todo lo que ello trae consigo. Sin embargo, el objeto que diferencian y el esquema de tutela asignado legislativamente para que lo hagan, es distinto.

En primer lugar, las marcas son signos de los que se vale un empresario para distinguir los productos o servicios que oferta en mercado. Por ello, deben contar con capacidad “individualizadora”, la cual estará presente si la marca puede identificar y diferenciar, al mismo tiempo, dichos productos o servicios de los de otro competidor. Por tanto, se dice que las marcas cumplen una función identificadora del origen empresarial, debido a que, permiten que el público consumidor conozca el agente económico que se encuentra detrás de un determinado producto o servicio que circula en el mercado.

Por lo dicho anteriormente, es evidente que, en una economía de libre mercado, los principales interesados en proteger y fortalecer sus marcas serán los empresarios, puesto que, son conscientes que estas les permitirán obtener ventajas competitivas frente a otros agentes económicos y así obtener mayores beneficios en el desarrollo y ejecución de su actividad mercantil.

Ahora bien, las empresas no solo podrían estar interesadas en distinguir los productos o servicios que ofrecen, sino también a ellas mismas, a su actividad, o a sus establecimientos, como entidades susceptibles de imprimir en la mente de los consumidores un sin número de ideas relacionadas a la buena reputación y al prestigio.

Esta afirmación cobra mayor vigor si se toma en cuenta que actualmente las relaciones comerciales y económicas se han vuelto más complejas y cada vez más son los agentes económicos los que buscan encontrar más y mejores mecanismos que les permitan competir con mayores armas en el mercado. Por ello, la normativa comunitaria y nacional ha regulado el nombre comercial como signo distintivo susceptible de protección jurídica.

El nombre comercial tiene por finalidad distinguir al empresario o a la actividad económica que este realiza, logrando así que los consumidores asocien a su negocio determinadas garantías y estándares de calidad. Por dicho motivo, acierta Calderón Valencia al señalar que el nombre comercial “constituye un mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no solo generando recordación en todos los actores del mercado, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio.”

De todo lo señalado hasta aquí, se podrá advertir fácilmente una primera diferencia entre la marca y el nombre comercial. La marca es un signo distintivo que tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado, mientras que, el nombre comercial distingue a un empresario, a la actividad económica que este realiza o al establecimiento mercantil donde opera. Esta diferencia nace a partir de la esencia de ambos signos distintivos; no obstante, existe otra que ya no se desprende de la naturaleza jurídica de cada uno, sino más bien, del mecanismo de protección que el legislador convencional ha decidido otorgarles.

En el Derecho Marcario, rige el sistema atributivo de registro, en virtud del cual, una marca adquiere protección jurídica a partir del momento en que la autoridad nacional competente, luego de una evaluación de forma y fondo, decide otorgar el registro a su solicitante.

Este principio ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia administrativa peruana. Así, mediante la Resolución n.º 1192-2021/TPI-INDECOPI, citando a la Resolución n.º 687-2021/CSD-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ha señalado que, “en el Perú, nos regimos por un sistema registral atributivo o constitutivo de derechos marcarios, por el cual los derechos de propiedad sobre una marca se obtienen con el registro de la misma ante a la autoridad competente (Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI), y por lo tanto los atributos que emanan del derecho de exclusiva solo podrán ser ejercidos en tanto se cuente con el registro de la marca.”

En cambio, el esquema de protección en el cual se enmarca el nombre comercial se funda en su uso constante y real en el mercado. No obstante, ello no impide que el titular de un nombre comercial, con la finalidad de hacer públicos sus derechos y así conseguir cautelarlos de una forma más eficaz, decida solicitar el registro de este. Sin embargo, dicha publicación es declarativa, puesto que, tal como se ha señalado anteriormente, los derechos industriales sobre el nombre comercial se verán supeditados a su uso constante y efectivo en el tráfico comercial.

En conclusión, una persona natural o jurídica será titular de los derechos industriales de una marca a partir del momento en que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI resuelve otorgarle el registro del signo distintivo solicitado. En cambio, los derechos industriales sobre un nombre comercial nacen desde su primer uso en el mercado, y luego de acreditar un conocimiento real del público consumidor nacional.

  1. ENTONCES ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Ahora bien, no es difícil imaginar distintas situaciones en las cuales pueden entrar en conflicto un nombre comercial y una marca; sin embargo, el supuesto que más problemas prácticos trae consigo es aquél en el cual se reclama derechos sobre un nombre comercial a través de una solicitud de nulidad de registro de marca, en aplicación de los artículos 136 inciso b) y 172 de la Decisión 486.

En efecto, el artículo 136 inciso b) señala lo siguiente:

Artículo 136.-

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

  1. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 172 del mismo cuerpo legal citado anteriormente indica lo siguiente:

            Artículo 172.-

            (…)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se huera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Tal como se observa, la legislación comunitaria y nacional vigente aprueba que el titular de un nombre comercial solicite la nulidad de un registro de marca si aquél fue utilizado con fecha anterior a la solicitud de registro de esta.

Esta situación, a pesar de contar con amparo legal, podría ser perjudicial para el sistema de protección de los derechos de propiedad industrial, puesto que, genera una grave inseguridad para las personas naturales o jurídicas que solicitan u obtienen el registro de una marca. En efecto, debido a que, no es necesario que un nombre comercial se encuentre registrado para contar con protección jurídica, quien obtenga el registro de una marca, se podría ver expuesto a que el titular de un nombre comercial solicite su nulidad, aun habiendo tomado todas las precauciones para asegurarse que su signo no cause riesgo de confusión o asociación con otros en el mercado.

Lo descrito anteriormente, genera una gran incertidumbre para quienes pretendan proteger sus marcas, y mella drásticamente el principio de seguridad jurídica. Refiriéndose a la situación planteada anteriormente, Calderón Valencia ha señalado que, “en este estado de cosas, la vulneración del principio de seguridad jurídica objetiva en su dimensión estructural se torna evidente, pues no hay certeza de que con el registro de los elementos de Propiedad Industrial se adquieran los derechos de oponibilidad y prioridad; ni tampoco que los usuarios puedan verificar la existencia de antecedentes registrales vinculados a un derecho de Propiedad Industrial.”

Basta solo con imaginar un escenario en el que una persona natural o jurídica obtenga el registro de una marca invierta sus recursos en posicionar sus productos o servicios en el mercado, y, casi 5 años después, se vea inmerso en un procedimiento de solicitud de nulidad de registro de su marca que extinga con efectos retroactivos los derechos industriales sobre ella.

Sin lugar a dudas e independientemente de las dimensiones empresariales del titular de la marca, el simple hecho de verse inmiscuido en un procedimiento administrativo que pone en juego la vigencia de sus derechos industriales causaría desconfianza en el sistema de tutela marcario nacional. Por tanto, no extraña que esta situación haya merecido un pronunciamiento de la jurisprudencia administrativa y de la doctrina nacional.

 

  1. ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES ¿CUÁL ES LA MÁS CONVENIENTE?

Mediante reiterada jurisprudencia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ha establecido que, cuando se está frente a una solicitud de nulidad de registro de marca basado en el uso anterior del nombre comercial, es imprescindible evaluar su ámbito de influencia económica, con el fin de determinar si este se extiende a todo el Perú, o si más bien, se circunscribe a una parte del territorio nacional.

Así, por ejemplo, mediante la Resolución n.° 0078-2019/TPI-INDECOPI, la autoridad antes mencionada aclaró que ni el Decreto Legislativo 1075 ni la Decisión 486 hacen referencia a la extensión territorial o influencia efectiva que debe tener un nombre comercial para ser protegido, no obstante, dicha extensión e influencia sí será determinante para delimitar el alcance de los derechos con respecto a terceros.

A continuación, indica que sería peligroso proteger un nombre comercial a nivel nacional, debido a que, es imposible para cualquier comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, y asegurarse de que en ese ámbito no exista otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar al suyo.

Finalmente, la Sala concluye que no puede admitirse la protección nacional de un nombre comercial de escasa transcendencia territorial solo por la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro; sin embargo, dicha protección se extenderá en la medida en que se vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá.

Como se observa, la autoridad nacional ha tratado de disminuir la incertidumbre jurídica generada por la legislación comunitaria y nacional, estableciendo que solo se amparará la nulidad de un registro de marca basado en el uso anterior de un nombre comercial si este posee transcendencia económica en todo el territorio nacional. No obstante, eso no elimina la posibilidad de que, en el supuesto caso que el titular de un nombre comercial logre acreditar una suficiente influencia económica nacional, la marca con fecha de registro posterior quede anulada, lo cual, seguiría provocando inseguridad jurídica en los agentes económicos.

Por ello, la doctrina ha propuesto algunas soluciones. Una de ellas consiste en proteger al nombre comercial mediante el sistema de Competencia Desleal. No obstante, habría que evaluar muy bien la conveniencia de esta opción, ya que, adoptar este mecanismo de protección implicaría que el titular de una marca registrada sea multado por la comisión de una infracción, la cual, consistiría en la afectación de un nombre comercial previamente usado. Por tanto, esta no parece ser la vía más adecuada para generar confianza en los agentes económicos.

Otra de las propuestas consiste en adoptar un sistema atributivo de registros para la protección de los nombres comerciales. La adopción de esta propuesta aumentaría los incentivos para que los agentes económicos registren sus derechos industriales sobre sus nombres comerciales y brindaría seguridad a quienes pretendan solicitar el registro de una marca, o de cualquier otro signo distintivo. Asimismo, es importante agregar que no existe razón aparente para suponer que dicho sistema contraviene la naturaleza jurídica del nombre comercial, ni tampoco cause efectos negativos en el comercio nacional.

No obstante, actualmente la autoridad aún se debe recurrir a la evaluación del ámbito de influencia económica del nombre comercial para tomar la decisión de declarar fundada o infundada la solicitud de nulidad del registro de una marca. Esta decisión, si bien permite salvaguardar en alguna medida el principio de seguridad jurídica en el Derecho Marcio, deja aún algunos espacios de incertidumbre. Además, no queda claro si luego de que se reconozca la protección de un nombre comercial sobre una determinada área geográfica del territorio nacional, cabe la posibilidad de que este se siga expandiendo o no.

Es preciso finalizar señalando que la adopción del precedente vinculante recogido en la Resolución n.º 1688-2021/TPI-INDECOPI, ha ayudado a delimitar aún más la protección del nombre comercial. En efecto, mediante esta resolución se estableció que solo se puede reclamar derechos sobre un nombre comercial durante los seis meses posteriores a la fecha de su último uso en el mercado. Ello permite que los agentes económicos que pretendan solicitar el registro de una marca similar a un nombre comercial, y que cuenten con la información sobre la última fecha de su último uso, tengan la certeza de que su titular no podrá reclamar derechos sobre este, ni mediante una oposición o nulidad. Sin embargo, aún hay mucho por evaluar.

 

  1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Arana, C. (2001). Distintividad Marcia (parte 1). Derecho & Sociedad.

Maraví, A. (2014). Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en Perú. Foro Jurídico.

Calderón, J (2016). La inseguridad jurídica generada por el nombre comercial no registrado. Análisis de su problemática a la luz de la legislación española y peruana. Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

Cavero, E. (2012). Entre el Huevo o la Gallina y La Planchada O la Camisa: Introducción al Análisis Económico de La Propiedad Intelectual. THEMIS Revista de Derecho.

Resolución n.° 0078-2019/TPI-INDECOPI.

Resolución n.º 687-2021/CSD-INDECOPI.

Resolución n.º 1192-2021/TPI-INDECOPI.

Resolución n.º 1688-2021/TPI-INDECOPI.

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