Karol Casaverde

Asociada del Equipo de Derecho Mercantil y estudiante de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Sumilla:

El presente artículo analiza la importancia de la aptitud distintiva y el «secondary meaning» en su vínculo con el desarrollo y eventuales potencialidades de una marca. El análisis se realiza en base a la Decisión N° 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo N° 1075.

Palabras claves: marca, aptitud distintiva, distintividad intrínseca, distintividad extrínseca, secondary meaning.

I. Introducción

En febrero del presente año, Adidas perdió la exclusividad sobre sus tres franjas en todo el territorio del Benelux ante la Corte de Apelaciones de La Haya. Cabe señalar que, en junio del 2019, también perdió dicha exclusividad ante el Tribunal de la Unión Europea. En ambos casos se determinó que las tres franjas de Adidas carecían de carácter distintivo, tanto intrínseco como adquirido por el uso (Adidas AG contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2019). No obstante, la situación en Perú ha sido diferente: el 3 de junio de 2015, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi emitió una resolución concluyendo que había adquirido capacidad distintiva en base a su uso en el mercado, otorgándole el registro de la marca (Resoluciones N° 2054-2015/TPIINDECOPI y 2055-2015/TPI-INDECOPI, 2015).

El presente artículo expondrá la relevancia de la aptitud distintiva, la cual puede ser inherente al signo o puede ser adquirida en un segundo momento, configurándose en este último supuesto el secondary meaning. Cabe precisar que, el presente artículo se realizará en el marco de la Decisión N°486 (en adelante, la Decisión), Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (integrada por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia); y por el Decreto Legislativo N°1075, las cuáles se aplican conjuntamente pues se complementan.

II. Concepto de marca 

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 134 de la Decisión, la marca es cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Entonces, para poder registrar una marca se requieren dos elementos constitutivos: aptitud para distinguir y la representación gráfica. 

1. Aptitud para distinguir

En la Decisión se establece como requisito de registrabilidad que el signo solicitado tenga aptitud distintiva (art. 134). En esa misma línea, establece que la falta de ésta se configura como una prohibición absoluta de registro (art. 135 inciso b); mientras que, la identidad o semejanza del signo solicitado con otros ya registrados, para los mismos productos o servicios, se califica como una prohibición relativa (art. 136 inciso a).

Se pueden configurar dos tipos de distintividad: la intrínseca, que se refiere a la aptitud individualizadora del signo, y la extrínseca, que consiste en su no confundibilidad con otros signos (Congreso de la República, pág. 2). Entonces, la distintividad intrínseca es la capacidad de identificar y distinguir productos o servicios de sus similares (configurándose la aptitud distintiva). Mientras que, en la distintividad extrínseca se analiza la presencia en el signo de características particulares que lo diferencien de las marcas, para productos o servicios iguales o relacionados. 

Cabe resaltar que la aptitud de distinguir es dinámica, pues puede sufrir variaciones, estando condicionada a elementos externos: se forja a partir de la elección de un signo como elemento diferenciador de los diversos agentes económicos (Bardales Mendoza, 2002, pág. 226). Entonces, su carácter dinámico dependerá de la interiorización en los consumidores para su identificación como marca procedente de una determinada empresa.

2. Representación gráfica

El segundo párrafo del art. 134 señala un listado de los tipos de signos que pueden ser utilizados como marca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que dicha enumeración no es taxativa (2013). De esta manera, se brinda mayor protección a signos que resulten de las nuevas estrategias de marketing e incluso de avances tecnológicos.

Este requisito exige que los signos deberán ser perceptibles visualmente para proceder con su registro; no obstante, se puede utilizar un signo perceptible por cualquiera de nuestros sentidos. Esto conlleva a dificultades para el registro de aquellos signos no visibles, lo cual no será materia de discusión en el presente artículo.

III. Funciones de la marca

• Indicadora de origen comercial. Las marcas permiten remitirse a los productos y servicios de una empresa concreta en el mercado, diferenciándolos de otros idénticos o similares producidos por otras fuentes.
• Indicadora de calidad. Las marcas sirven para expresar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen.
• Condensadora de reputación. Cuando una marca registrada logra un reconocimiento, se considera que ha logrado concentrar en el signo todos los elementos que caracterizan al producto y los valores que hacen que el consumidor preferir esa marca.
• Publicitaria. La marca puede fomentar la venta de los productos o la prestación de los servicios asociados a la misma, incluso de aquellos desvinculados de su producto tradicional.

IV. Secondary Meaning

1. Concepto

El último párrafo del artículo 135 de la Decisión señala que, no obstante la prohibición de registrar como marcas los signos que se caractericen por lo señalado en los literales b), e), f), g) y h), podrá ser registrado si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro, lo cual le otorga aptitud distintiva. De esta manera, se configura el denominado secondary meaning, o significado secundario.

Mediante el secondary meaning se está en el supuesto que un signo, carente originalmente de distintividad (en sentido extrínseco), adquiere una aptitud distintiva (distintividad intrínseca) cuando se genera en los consumidores la identificación del signo como marca por haberlo utilizado de manera constante. En ese sentido, se puede observar la importancia del rol de los consumidores en su configuración, pues su reconocimiento es lo que les genera la aptitud distintiva.

De esta manera se busca proteger el esfuerzo empresarial de posicionar su signo en el mercado para que sea apto de vincularlo con la empresa. Entonces, no existía una aptitud distintiva originaria, sino que es sobrevenida, adquirida por el uso que se le da en el mercado. Esto presenta parte del dinamismo con el que cuenta la aptitud distintiva; no obstante, por el otro lado, esta puede perderse.

2. Factores para la configuración de secondary meaning

Si bien la Decisión no establece factores determinantes para la generación del secondary meaning, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que para apreciar el carácter distintivo de la marca se pueden utilizar cuatro factores (1999, págs. 9, apartado 43), que explicamos a continuación.

• Cuota de mercado. Se requerirá determinar el mercado relevante y, de esta manera, se podrá conocer el sector del mercado específico donde tiene relevancia la utilización del signo, así como la intensidad en su uso.
• Uso de la marca. La aptitud distintiva podrá adquirirse por el uso del signo durante un lapso considerable, o por su alta intensidad. Cabe resaltar que el uso no puede consistir únicamente en un uso publicitario porque su regulación está basada en la interiorización en la mente de los consumidores, lo que puede depender también del grado de satisfacción de sus intereses y necesidades. En cuanto a la dimensión geográfica del uso, deberá de exigirse –en principio– que el mismo haya tenido lugar en el país en el que se solicita (Meloni García, 2015, pág. 95). Por otro lado, en cuanto a la intensidad, la doctrina ha sido unánime en expresar la relación inversamente proporcional que debe existir entre la falta de carácter distintivo y la intensidad o el tiempo de uso de la marca para que esta pueda adquirir secondary meaning (Núñez Rocha, pág. 563).
• La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar el signo. La publicidad puede servir para fomentar y acelerar la asociación mental entre el signo y el producto para el consumidor. Sin embargo, se debe resaltar que un uso excesivo de la publicidad podría conllevar a que se siga normalizando el signo.
• La proporción de los sectores interesados que identifican el producto o servicio con el signo, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. En razón a que el secondary meaning obtiene su aptitud distintiva en base al reconocimiento por parte de los consumidores, ellos conformarán el sector interesado. Cabe resaltar que no es necesario que una mayoría matemática de consumidores realicen esa asociación mental para que se reconozcan efectos jurídicos al secondary meaning, pero al menos tendrá que ser un número significativo (Meloni García, 2015, pág. 100). No obstante, también se tomarán en cuenta las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Todos estos factores se interrelacionan, girando en torno de la proporción de los sectores interesados que identifican el producto o servicio con el signo, siendo los consumidores un elemento determinante en el mismo. De esta manera, el reconocimiento por parte del público es lo que identifica el signo con el bien o el servicio de la marca, y que, por ende, le permite constituirse como una marca registrable.

V. Conclusión

La Decisión establece un sistema constitutivo sobre el derecho de marcas, siendo sus elementos constitutivos: la aptitud distintiva y la representación gráfica. Respecto a la aptitud distintiva, puede ser adquirida con el tiempo por su uso en el mercado, configurándose el llamado secondary meaning. Mediante esta protección a dichas figuras, que inicialmente no tenían aptitud distintiva, se logra reconocer el esfuerzo del empresario para posicionar su marca en el mercado, a tal nivel que generó una identificación por parte de los sectores interesados. Esto va a incentivar a una mayor eficiencia por parte de la empresa que terminará beneficiando a los consumidores, pues va a buscar adaptarse a las necesidades e intereses ellos, y, de esta manera, crear su mente una identificación del producto o servicio y una diferenciación respecto a sus similares.

Bibliografía:

Adidas AG contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, T-307/17 (Tribunal General de la Unión Europea (Sala Novena ampliada) 19 de Junio de 2019). Obtenido de http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6055092

Bardales Mendoza, E. (2002). La distintividad como objeto de derecho: reflexiones sobre el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos. Themis, 225-235. Recuperado el 18 de Junio de 2020, de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10073

Congreso de la República. (s.f.). Recuperado el 18 de Junio de 2020, de http://www2.congreso.gob.pe/sicr/biblioteca/Biblio_con.nsf/999a45849237d86c052577920082c0c3/DCB5423BD4196FB705257C9400571139/$FILE/RAEJURISPRUDENCIA.PDF

Marca: “STANLEY” (Mixta), Proceso 07-IP-2013, Exp. Int. 2009-00599 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2013).

Meloni García, R. (2015). Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado. Superintendencia de Industria y Comercio. En Sinposio del Régimen de la Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina. Recuperado el 18 de Junio de 2020, de https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb

Núñez Rocha, H. (s.f.). La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales. Recuperado el 18 de Junio de 2020, de https://core.ac.uk/download/pdf/58906867.pdf

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