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sábado, noviembre 26, 2022

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La Temeridad de las Oposiciones en el Derecho de Propiedad Industrial

Luis Gonzalo Ramírez Ramírez

Abogado, titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho de Empresa, con mención en Gestión Empresarial de dicha casa de estudios. Cuenta con estudios presenciales a nivel internacional en International Intellectual Property Training Institute – IIPTI, Daejon, Corea del Sur (“Korea-Singapore Training Program on Intellectual Property Systems, 2009”), Universidad de Davis,  California, EEUU (“Licensing Academy In Intellectual Property and Technology Commercialization, 2012”) y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI. Actualmente se desempeña como Jefe de Propiedad Intelectual del Estudio Fernández & Vargas Abogados. 


 

En el presente trabajo se busca exponer la figura jurídica de la oposición temeraria, recogida tanto en la normativa comunitaria andina y nacional, (Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, Decretos Legislativos N° 1075 y N° 1309) como en diversa jurisprudencia.

Introducción

El procedimiento de registro de un elemento de propiedad industrial contempla un periodo de oposición, bajo el cual, una vez publicada la solicitud en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del INDECOPI, se otorga un plazo para que terceros con legítimo interés presenten oposición.

Una vez contestada esta oposición, la autoridad competente procede a evaluar esta oposición, declarándola fundada o infundada y, en consecuencia, denegando u otorgando el registro solicitado. Sin embargo, ¿En qué casos realmente nos encontraríamos ante un comportamiento temerario del opositor y cuáles serían sus consecuencias?

Abordaremos el tratamiento normativo de la oposición temeraria para luego avocarnos a la oposición temeraria en registros marcarios, que ha visto un mayor desarrollo jurisprudencial.

  1. La oposición temeraria en la normativa

La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece en los artículos 42, 122 y 146 que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. De otra parte, tanto el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1075, como los artículos 55.3 y 126 del Decreto Legislativo N° 1309 establecen que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas con multa.

Si bien no se establece una definición específica o las situaciones específicas que puedan ser consideradas como oposiciones temerarias, del marco normativo mencionado se puede extraer las siguientes características:

  1. Se puede dar una situación de oposición temeraria contra las solicitudes de cualquier elemento de propiedad industrial (patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marcas de producto o servicio, nombre comercial, lema comercial).
  2. La parte vencida (en este caso, el opositor temerario), asume el pago de costas y costos del procedimiento.
  3. Se contempla una sanción de multa, la cual sería determinada en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Cabe señalar que el artículo 55.3 mencionado refiere a que la multa puede ser de hasta cincuenta UIT. Dado que este artículo modifica el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1075 (el cual está dentro del Título VI, sobre disposiciones relativas al registro de marcas), se podría interpretar que el máximo indicado de multa sería aplicable solamente en oposiciones ocurridas en registros marcarios. Nuestras preguntas serían las siguientes: ¿Se aplicaría de manera supletoria a oposiciones en nombres comerciales y lemas comerciales? ¿Cuál sería la multa máxima en oposiciones temerarias derivadas de otros procedimientos tales como patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales?

2. La oposición temeraria en la jurisprudencia comunitaria

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios para entender con más detalle esta figura de la oposición temeraria. Así, mediante la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 198-IP-2019, dicho Tribunal hace mención al Principio de Complemento Indispensable mediante el cual se deja los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por la norma comunitaria, es decir, si se sanciona o no la oposición temeraria y la vía sancionadora (administrativa, penal o ambas).

De otra parte, en dicha Interpretación Prejudicial, se establece de manera enunciativa algunos supuestos en los que habría oposición temeraria: cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico; cuando se plantea la oposición a sabiendas que carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad; cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento. También se indica que no habría oposición temeraria si es que la autoridad competente declara la oposición infundada pero resultaba verosímil asumir que el opositor tenía razones, aunque sean pocas o débiles, para considerar una probable existencia de riesgo de confusión o de asociación.

De otra parte, mediante Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 562-IP-2018 y 126-IP-2020, se define la oposición temeraria como aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición, suponiendo actuar con malicias y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste, siendo un actuar de mala fe.

3. La oposición temeraria en la jurisprudencia nacional

Tanto la Comisión de Signos Distintivos como la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI han emitido algunas resoluciones delimitando el concepto de oposición temeraria e identificando casos en los que procede o no identificar una oposición temeraria. Dichas resoluciones se han emitido en asuntos marcarios.

Así, mediante Resolución N° 2244-2018/TPI-INDECOPI, dicha Sala determinó lo siguiente:

  1. La sola afirmación del solicitante no es suficiente para determinar que una oposición sea temeraria.
  2. La posibilidad de presentar una oposición constituye un derecho que la ley otorga a cualquier tercero que considere que la solicitud a la que se opone es susceptible de afectar su derecho, por lo que su presentación constituye el ejercicio regular del mismo, salvo que se demuestre lo contrario.
  3. Si el solicitante del registro considera que una oposición es temeraria y, por lo tanto, un abuso del derecho previsto en la Ley, debe acreditarse tal hecho.

En el voto en discordia emitido en el marco de la Resolución N° 1160-2022/TPI-INDECOPI, se desarrollan los siguientes comentarios respecto a la definición y algunos supuestos de oposiciones temerarias:

  1. La oposición temeraria será aquella que está fundamentada únicamente en argumentos cuya finalidad única no es otra que entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento como parte de una conducta conscientemente maliciosa, la que deberá ser en analizada en cada caso particular.
  2. Algunos casos, de manera ejemplificativa, deberían ser considerados como supuestos de oposición temeraria. Por ejemplo, si una oposición se formula contraviniendo el cuarto párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, si se sustenta en elementos no reivindicables de una marca registrada; si el signo solicitado y la marca del opositor han coexistido en el registro, siempre y cuando dicha coexistencia no se debió a la vinculación empresarial entre los titulares de marcas o a un acuerdo de coexistencia (incluyendo si el signo solicitado presenta variaciones no sustanciales con la marca que coexistió con la del opositor); si se sustenta en argumentos que no resultan aplicables al caso, por no tener relación con el mismo; y cuando se presente contra una solicitud de registro que es la variación de una marca previamente registrada por el solicitante, contra la cual en su momento no presentó oposición, ni se interpuso acción de nulidad.

A través de la Resolución N° 0652-2022/TPI-INDECOPI y en la Resolución N° 439-2022/TPI-INDECOPI, se hace mención a la oposición temeraria como una figura relacionada al abuso de derecho. En tal sentido, la Sala estableció que “si bien todo aquel que considere que posee un interés que se puede ver afectado por una solicitud de registro tiene el derecho a oponerse, este no puede ser objeto de abuso, sobre todo porque una oposición no solo alarga el trámite de un procedimiento de registro, sino también puede determinar, por un lado, que el solicitante deba asumir los costos que dicha oposición le puede generar; y, de otro, gastos de administración por parte de la Autoridad”.

Algunos casos de oposiciones temerarias se han identificado en estos últimos años y han dado lugar a ordenar el inicio de procedimientos administrativos sancionadores. Así, mediante Resolución N° 2062-2016/CSD-INDECOPI y la Resolución N° 1216-2017/CSD (confirmada mediante Resolución N° 0202-2018/TPI-INDECOPI) se determinó la existencia de oposiciones temerarias al haberse interpuesto oposiciones sobre la base de marcas que se conocían se encontraba cancelada y, a pesar de ello, se pretendía dilatar de manera innecesaria los procedimientos de registro. En dichas resoluciones, se dispuso ordenar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI el inicio de procedimientos administrativos sancionadores contra los opositores temerarios.

Cabe señalar que se han emitido algunas sanciones por oposiciones temerarias en el marco de procedimientos administrativos sancionadores de oficio, siguiendo con lo ordenado en dichas resoluciones. Por ejemplo, mediante Resolución N° 2859-2017/TPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución N° 3309-2016/CSD-INDECOPI, que declaró fundado el procedimiento de oficio iniciado por motivos de haberse identificado una oposición temeraria, sancionándose con multa de dos UIT. Similar multa se dio en otro caso, en la Resolución N° 5490-2018/CSD-INDECOPI, que quedó consentida en primera instancia.

En cambio, en diversos casos, tales como en los resueltos mediante Resoluciones 2502-2017/TPI-INDECOPI y N° 3389-2019/CSD-INDECOPI se determinó que no existían oposiciones temerarias dado que las oposiciones presentadas se encontraban dentro del marco permitido por ley y en uso del ejercicio legítimo del derecho de oponerse para salvaguardar sus derechos.


Conclusión

Si bien la figura de la oposición temeraria está contemplada para cualquier solicitud de registro de propiedad industrial, ha tenido mayor desarrollo normativo y jurisprudencial a nivel marcario. Su delimitación, tanto a nivel marcario como a nivel de otros elementos de propiedad industrial (por ejemplo, patentes de invención, modelo de utilidad, diseños industriales) sigue siendo materia de desarrollo, específicamente en situaciones que pudieran ameritar el inicio de procedimiento administrativo sancionador contra un opositor temerario.

 

 

 

 

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