Maria Cristina Trujillo Molina
Asociada de BARLAW – Barrera & Asociados, en el área de Prosecution (Procedimientos Contenciosos Administrativos y Procesos Judiciales). Abogada por la Universidad de Lima y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Autora de múltiples artículos para las revistas WTR, IP STARS, Derechos Intelectuales e INTA Bulletin y expositora en diversos seminarios universitarios sobre propiedad intelectual.
I. Introducción
A lo largo del año 2021, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el “INDECOPI”) concedió el registro de más de 35 mil marcas; sin embargo, la autora se pregunta ¿cuántas de éstas serían consideradas como notoriamente conocidas?
Haciendo un cálculo rápido, muy probablemente menos del 1% y, precisamente, es ahí donde recae la especial particularidad y opulencia que a los especialistas del derecho nos fascina de las marcas notorias.
II. Definamos ¿Qué es una marca notoria?:
Una marca notoria es aquella que ha alcanzado un grado de reconocimiento superior por parte del público frente a otras marcas. Dicho grado de reconocimiento se origina en diversos factores que la legislación establece, siendo muy pocas las marcas que llegan a alcanzar este carácter “notorio” dentro del universo de marcas existente en el mercado.
| Marcas notorias denominativas | : | GOOGLE / QUEIROLO |
| Marcas notorias mixtas | : | / |
| Marcas notorias figurativas | : | / |
Este tipo de marcas cumplen una función importante en la relación de consumo, permitiéndole al consumidor identificarla rápidamente y adquirir el producto respecto del cual ha generado una relación de preferencia y confianza especial a través del tiempo. Tan importante es esta función que cumplen los signos cuando alcanzan un nivel de reconocimiento superior por parte del público, que los mismos reciben una protección ampliada por parte del ordenamiento jurídico.
Mediante Resolución No. 295-2003/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante, la “Sala”), se estableció que “la calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacionales, protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad”.
Nótese que la Sala (máxima y última instancia administrativa nacional) estableció que toda marca que pretende ser considerada como notoriamente conocida debe poseer un alto grado de presencia en el mercado y, solo así, podrá ser merecedora de la protección adicional que se otorga a las marcas comunes ya que no sólo se está protegiendo al titular de dicha marca sino al consumidor en general.
Ahora bien, existe una prohibición de registro marcario que – establecida en el artículo 136º, inciso h) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la “Decisión 486”) – precisa que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario” (El subrayado es nuestro).
La citada causal de irregistrabilidad protege a la marca notoria frente a actos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, que pretendan efectuarse por parte de terceros. Además, la norma establece tres supuestos adicionales invocados con motivo de la protección ampliada conferida a las marcas notorias: el riesgo de confusión o asociación, el aprovechamiento indebido y el riesgo de dilución que terceros signos pueden ocasionar.
- El riesgo de confusión o de asociación:
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando, a pesar de no existir confusión, se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.
- Aprovechamiento injusto del prestigio del signo:
Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el “TJCA”), en el Proceso No. 67-IP-2015, ha señalado que “en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida”.
Además, la Sala, en la Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) ha mencionado que “considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva”.
Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.
- Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario:
La doctrina señala que la dilución de una marca se da cuando ésta coexiste con una marca idéntica o casi idéntica en el mercado de tal forma que se produce el debilitamiento gradual de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
En referencia a este punto, Fernández Novoa señala que “(…) el público recordará la marca y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecería el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada”.
Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, que se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.
2. ¿Qué necesita mi marca para ser notoriamente conocida?:
La respuesta a esta interrogante se encuentra en el artículo 228º de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 228º.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) El valor contable del signo como activo empresarial;
h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) Los aspectos del comercio internacional; o,
k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”
Asimismo, la Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) establece los siguientes criterios complementarios que deben ser considerados por la autoridad al momento de evaluar la calidad de notoria de una marca, a saber:
“En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo, tales como:
a) La extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
b) La existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) El tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
d) La protección obtenida en distintos países; y,
e) Los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.” (El subrayado es nuestro)
Por lo anterior, queda evidenciado que la obtención de notoriedad de las marcas se supedita exclusivamente a la carga probatoria que el titular exponga al interior del procedimiento en donde se invoca. De no presentar ninguna evidencia que se ajuste a lo citado líneas arriba, la Autoridad Administrativa procederá a rechazar la notoriedad de la marca en cuestión.
3. ¿La protección de la notoriedad es a nivel andino?:
De acuerdo a lo establecido por el artículo 224º de la Decisión 486, un signo declarado notorio en un país miembro de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), deberá ser reconocido como tal en los otros países de la Comunidad.
En ese sentido, en base al artículo mencionado y a múltiples pronunciamientos del INDECOPI, se ha reconocido la notoriedad de una marca en Perú cuando la misma ya ha sido declarada notoria en otro país de la Comunidad Andina, bastando para dicha declaración presentar una copia de la resolución que declara la notoriedad.
Extracto de la Resolución No. 1848-2021/CSD-INDECOPI
En consecuencia, en esos casos, ya no será necesario presentar toda la documentación detallada en el punto anterior, como se requería en años anteriores, sino únicamente la constancia que la marca ya es notoria en otro país andino.
Es importante señalar que se recomienda que la declaración de notoriedad que se use como base no tenga una antigüedad mayor de 5 años y, caso contrario, se debe presentar documentación actualizada a fin de asegurar la continuidad de la notoriedad.
Con las tres interrogantes planteadas se ha logrado esclarecer tan solo la punta del iceberg sobre la notoriedad y es que, en opinión de la autora, queda mucho por analizar sobre esta figura legal tan atractiva para los titulares de derechos.