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El uso del nombre comercial de una EIRL por su Titular Gerente

Ayrton Huamán Nuñez

Bachiller en Derecho por la Universidad de Piura (primer puesto). Practicante Profesional del área de Innovación en CPB Abogados. Especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN. Becario en los Cursos de Extensión Universitaria del Indecopi, Pro-inversión y Mincetur.  


I. INTRODUCCIÓN 

Hace algunos días me topé con la Resolución N.º 0042-2023/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, el Tribunal), la cual, como muchas otras, me pareció bastante curiosa.  

Dicho pronunciamiento fue expedido en el marco de un procedimiento administrativo de nulidad relativa de registro de marca con base en el uso anterior de nombre comercial. Quien interpuso dicha acción fue una persona natural, no obstante, ésta presentó medios probatorios que acreditaban el uso del nombre comercial por parte de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (en adelante, EIRL), de la cual era Titular Gerente.  

Sobre esta situación, ¿qué dijo el Tribunal? Que, como el accionante era Titular Gerente de la EIRL, por las particularidades correspondientes a este “tipo societario”, se considerará que este fue quien utilizó el nombre comercial.  

Ahora bien, aunque esta posición no influyó en la decisión final que tomó el Tribunal en el caso concreto, en algún otro procedimiento sí podría hacerlo. Por ello, considero que vale la pena preguntarse si el razonamiento empleado por dicho órgano resolutivo es correcto o no. 

II. ANÁLISIS DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL ADOPTADO POR EL TRIBUNAL 

En primer lugar, es importante aclarar que la calificación que el Tribunal hace sobre la naturaleza jurídica de la EIRL es inexacta, en tanto que no estamos frente a una sociedad o un tipo societario. El artículo 1° de la Ley General de Sociedades, Ley N.º 26887 (en adelante, LGS) precisa que toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Por tanto, para que una persona jurídica sea denominada “Sociedad”, necesariamente debe encuadrarse en alguna de las formas societarias previstas en la LGS. Como es sabido, la EIRL no esta regulada por la LGS, sino por el Decreto Ley N.º 21621, cuyo artículo 1° la define como una “persona jurídica de derecho privado”. En consecuencia, la EIRL no es una sociedad, sino mas bien una persona jurídica mercantil con una regulación propia y específica.   

Habiendo hecho esta aclaración terminológica, corresponde que verifiquemos si lo mencionado por el Tribunal sobre el uso de un nombre comercial por parte del Titular Gerente de una EIRL es correcto. Como fue dicho anteriormente, la posición del Tribunal es que las particularidades propias de la EIRL le permiten asumir que su Titular Gerente es quien usa su nombre comercial.  

Ahora bien, el Tribunal no menciona ni explica cuáles serían las particularidades que le permiten llegar a dicha conclusión. En otras palabras, no queda claro cuáles son las características que tiene la EIRL, y no otra persona jurídica mercantil, que permiten a este órgano administrativo asumir que su Titular Gerente es quien usa su nombre comercial.  

No obstante, podríamos estar frente a dos posibles escenarios. Uno de los caminos interpretativos que estaría siguiendo el Tribunal es que el nombre comercial de titularidad de una EIRL es también de titularidad de su Titular Gerente, y por ello, se debe asumir que también fue usado por él. Por otro lado, una segunda opción radicaría en interpretar que, en la realidad de los hechos, quien estaría usando el nombre comercial de la EIRL sería su Titular – Gerente.  

Para verificar la corrección de la primera opción interpretativa, es imprescindible que nos remitamos a lo dispuesto en la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decisión 486) y el Decreto Legislativo N.º 1075 que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 (en adelante, DL 1075), en lo que se refiere a la regulación de la titularidad y el uso del nombre comercial. 

Según el artículo 192° de la Decisión 486, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Por su parte, el artículo 86° del DL 1075 precisa que en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú (…). 

De la lectura de las disposiciones citadas previamente, se desprende que el titular del nombre comercial es aquél que prueba su uso en el mercado, y es este, y no otro empresario, quien está facultado para hacer valer ante la autoridad los derechos de exclusiva que le confiere el marco normativo andino. En ese sentido, respecto del nombre comercial de una EIRL, ¿es posible asumir que su Titular Gerente es también titular del nombre comercial? 

El artículo 2° del Decreto Ley N.º 21621, establece que la EIRL es una persona jurídica de derecho privado, constituida voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su Titular (…). Por su parte, el artículo 886° inciso 6 del Código Civil peruano indica que son bienes muebles: Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patentes, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. 

En ese sentido, de la interpretación sistemática de estas dos disposiciones, es posible afirmar que el nombre comercial de una EIRL es un bien mueble que forma parte solo de su patrimonio, el cual es independiente del de su titular, sea o no sea gerente. Por tanto, no sería jurídicamente correcto reconocer legitimidad para obrar activa al Titular Gerente de una EIRL para accionar con base a su nombre comercial, en tanto que no sería el titular de dicho signo distintivo.  

En cuanto a la segunda opción interpretativa, como hemos dicho, el Tribunal podría estar considerando que, en los hechos, y en virtud del principio de verdad material, es irrelevante distinguir el uso del nombre comercial de una EIRL y de su Titular Gerente. En efecto, en la medida que el único propietario de la EIRL es el Titular Gerente, no existiría impedimento alguno para considerar que, en el mercado, los consumidores peruanos identificarán el uso de su nombre comercial con el uso de su Titular Gerente. Sin embargo, ¿asumir esto sería correcto?  

A diferencia de las marcas, la protección de los nombres comerciales depende estrictamente de su uso en el mercado, el cual debe ser probado fehacientemente a través de comprobantes de pago, publicidad, o cualquier otro elemento que permita a la autoridad asumir ello. Como se observa, la lógica que subyace detrás de ello es que los consumidores efectivamente puedan relacionar fácticamente a este signo distintivo con un empresario o un establecimiento empresarial. 

Ahora bien, en el caso de una EIRL, no es posible asumir que los consumidores tendrán la capacidad de identificar el uso de su nombre comercial como si fuera el de su Titular Gerente, pues ello no necesariamente se verá manifestado en los medios probatorios que sirvan para acreditar el uso constante, real y efectivo del nombre comercial en el mercado. En efecto, en los comprobantes de pago, ya sean boletas y facturas, simplemente aparecerá el RUC y la denominación social de la EIRL, mas no el nombre del Titular Gerente. Es más, muchas veces este ni siquiera entra en contacto directo con los consumidores, sino más bien sus colaboradores y trabajadores.  

Por todo lo expuesto, no parece ser tan acertado asumir que, en el caso del nombre comercial de una EIRL, es su Titular Gerente quien ha usado el nombre comercial, pues esto no necesariamente se ve manifestado a nivel jurídico ni a nivel fáctico.  

III. ¿CUÁNDO TIENE DERECHO A ACCIONAR EL TITULAR GERENTE SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL DE SU EIRL? 

Sin embargo, esto no significa que, en determinados casos, el Titular Gerente de una EIRL no tenga la facultad de reclamar derechos de exclusiva sobre el nombre comercial de titularidad de esta persona jurídica. 

Uno de estos supuestos es cuando, tanto la EIRL, como su Titular Gerente, son quienes utilizan el nombre comercial en el mercado. En efecto, nada impide que ambas personas puedan probar, en un determinado caso, que han utilizado un nombre comercial de manera real y efectiva en el mercado, a través de comprobantes de pago o publicidad. En este contexto, los derechos sobre el nombre comercial podrían ser reclamados por ambos sin problemas. 

Por otro lado, es importante atender lo que señala el artículo 199° de la Decisión 486: 

“Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.

El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente” (el subrayado es propio).

Esta disposición normativa contiene dos supuestos en los cuales el Titular Gerente de un EIRL podría ejercitar los derechos que la normativa comunitaria andina le confiere sobre su nombre comercial. El primero de ellos hace referencia al caso en el que una EIRL transfiere, junto con un determinado estabelecimiento mercantil, su nombre comercial. 

Sobre este aspecto, no es difícil imaginar un caso en el que una EIRL sea propietaria de un establecimiento donde se desarrolla una actividad mercantil, y que, en ejercicio de sus facultades, su Titular Gerente decida transferírselo a sí mismo a través de un mecanismo contractual o societario. Así, a partir de este momento sería él quien cuente con las facultades para reclamar derechos sobre el nombre comercial que identifica el establecimiento materia de transferencia.  

Asimismo, cabe la posibilidad de que el Titular Gerente de la EIRL decida someterla a un procedimiento de extinción, con lo cual, el patrimonio de la EIRL, incluido el nombre comercial, pasará a formar parte del patrimonio del que fue su Titular Gerente. 

Finalmente, el último párrafo del artículo 199° de la Decisión 486 también precisa que el nombre comercial puede ser objeto de licencia. Ahora bien, como la figura de la licencia de uso no cuenta con una regulación específica para los nombres comerciales, conforme al artículo 87° del DL N.º 1075, se aplicarán las reglas previstas para las licencias de uso de las marcas. Así, en tanto la EIRL y si Titular-Gerente suscriban un contrato de licencia de uso por escrito, este último podría reclamar ante la autoridad correspondiente los derechos que la normativa le confiere para la protección de su nombre comercial.  

IV. CONCLUSIÓN  

En síntesis, el criterio jurisprudencial administrativo sentado por el Tribunal no parece ser adecuado, pues el hecho de que la EIRL tenga un solo Titular no significa que sus patrimonios se confundan. Asimismo, no es posible asumir que, en los hechos, los consumidores podrían identificar al Titular Gerente de la EIRL como el verdadero titular del nombre comercial de esta.  

No obstante, esto no significa que, en determinados casos, el Titular Gerente no tenga la facultad de accionar en defensa de los derechos del nombre comercial de la EIRL de la cual es titular, sin embargo, todos estos deben ajustarse y adecuarse a los supuestos que prevé la normativa comunitaria andina.  

Dimensión Mercantil
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