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viernes, octubre 22, 2021

El contrato de Know-How

  • Franko Peralta Díaz

Estudiante de 11vo Ciclo de la Facultad de Derecho de la PUCP. Miembro de la Comisión de Publicaciones del Equipo de Derecho Mercantil y Practicante Preprofesional del Área de Derecho Administrativo del Estudio Zegarra-Aguilar Abogados.


 

Sumilla 

En este artículo, se busca explicar los caracteres fundamentales de una figura contractual sumamente relevante en el Derecho Mercantil actual, mas que permanece como un contrato atípico en una considerable cantidad de legislaciones. Se explicarán los elementos esenciales de este contrato, los cuales se manifiestan en las cláusulas típicamente incluidas en él.

 

1. Definición del elemento de transferencia: know-how

Primero, el Know-How puede definirse como aquella información, implausible de ser patentada o plausible mas no patentada, que puede servir para fabricar productos, solucionar problemas técnico-empresariales y/o maximizar el aprovechamiento de tecnología patentada (Alfaro, 2013, p. 237-238; Segura, 2012, p. 47). Conjuntamente, el Know-How no puede ser transferido en la figura contractual correspondiente si es que no cumple con determinadas características.

En primer lugar, debe tratarse de información secreta y no patentada. Nuevamente, puede tratarse de información patentable mas, lo que caracteriza al Know-How, consiste en que su propietario está renunciando a la protección otorgada por el sistema de patentes. Esto, porque busca mantener un elemento de exclusividad en la transferencia de este elemento que confiere una ventaja económica a quien decida explotarlo, razón por la cual opta solo por transferirlo vía contratos bilaterales (Alfaro, 2013, p. 245-246; Osterling & Soria, 2014, p. 22; Segura, 2012, p. 48).

En segundo lugar, la información debe ser substancial. Es decir, está referida a innovaciones en organización, utilización de tecnología o técnicas y procedimientos, lo cual usualmente implica que el propietario de la información la otorgará en conjunto con recomendaciones y reglas para su adecuada implementación y utilización (Osterling & Soria, 2014, p. 25).

En tercer lugar, naturalmente, el Know-How debe ser útil. Obviamente, para que pueda ser objeto de protección jurídica, debe ser susceptible de valoración económica, por lo cual la información transmitida vía contrato debe comportar “un mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o industrial, ya que de otro modo no tendría ningún atractivo para su obtención por parte de los agentes económicos” (Osterling & Soria, 2014, p. 25).

2. Definición y características del contrato de know-how

Segundo, habiendo abordado el concepto del Know-How, procede definir al propio Contrato de Know-How. Sin embargo, dada la multiplicidad de definiciones, conviene definirlo a partir de aquellos elementos en los que existe consenso. Así entonces, el Contrato de Know-How puede entenderse como aquel negocio jurídico en el cual una parte, el Licenciante, confiere la información ya desarrollada supra a la otra parte, el Licenciado, quien se obliga a utilizarlo por el tiempo pactado, usualmente, a cambio de una contraprestación (Obiol, 2016, p. 232-234). 

Sumado a lo anterior, conviene desmenuzar los derechos y obligaciones esenciales, usualmente pactadas, de cada interviniente. Por una parte, el licenciante tiene como derecho exigir la contraprestación pactada en la forma de una regalía (si es que se llegase a pactar, dado que la contraprestación no es un elemento esencial del contrato); mientras que tiene como obligaciones el transmitir el Know-How, prestar la asistencia técnica al licenciado para poder implementar el conocimiento transmitido y garantizar la eficacia de la implementación del Know-How para generar mejoras en la producción o actividad del licenciado (Obiol, 2016, p. 237-239; Segura, 2012, p. 55-56).

Por otra parte, respecto del licenciado, este posee como derechos el recibir el Know-How, la asistencia técnica necesaria para implementarlo adecuadamente, la garantía de las mejoras en su producción o actividad, y el derecho de la exclusividad que impide al licenciante ceder el conocimiento a terceros por un plazo pactado; en contrapartida, posee como obligaciones usuales el pago de la contraprestación pactada por la cesión de información, mantener en secreto el conocimiento recibido sin contar aquellas comunicaciones necesarias para su implementación económica, hacer uso de las instrucciones recibidas por asistencia técnica para la implementación del Know-How y comunicar las mejoras descubiertas en la utilización del Know-How (Obiol, 2016, p. 239-240; Segura, 2012, p. 56).

Para añadir, según Obiol Anaya, este contrato prácticamente consiste de un contrato de Cesión de Derechos, siendo su objeto de transferencia el elemento que le confiere particularidad (2016, p. 246). Por otro lado, posee las siguientes características: 

  • Es un contrato atípico, toda vez que, en el ordenamiento jurídico peruano, como también en un número elevado de legislaciones extranjeras, esta figura no está regulada. 
  • Es un contrato principal, ya que su existencia no tiene como requisito la celebración de uno previo; mas suele presentarse como un contrato conexo a aquellos de franquicia, asistencia técnica, colaboración empresarial, entre otros (Alfaro, 2013, p. 248; Benavente, 2008, p. 419; Obiol, 2016, p. 247-248).
  • Es un contrato complejo, puesto que consiste de una mezcla de elementos de distintas figuras contractuales típicas, unidas bajo una misma causa. Así, puede comportar no solo la cesión del conocimiento sujeto a contraprestación, sino también prestaciones de capacitaciones para su implementación, de asesoría técnica y demás (Alfaro, 2013, p. 248; Benavente, 2008, p. 420; Obiol, 2016, p. 248). 

 

3. Tipos de contratos de know-how

Tercero, Obiol Anaya indica que el Contrato de Know-How tiene ciertas variantes definidas en la práctica mercantil, de las cuales desarrolla tres:

  • Know-How Consolidado:

Esta figura implica la cesión de información que no es propiedad del licenciante. Sin embargo, dado que el creador no ha divulgado el conocimiento masivamente, este puede ser aún objeto de interés de actores económicos para obtener ventajas económicas (Obiol, 2016, p. 235).

  • Know-How Proactivo:

Esta variante del Contrato de Know-How se caracteriza por configurarse de tal forma que puede adaptarse a situaciones concretas no previstas por las partes al momento de su negociación. Esto, puesto que el Know-How mismo versa sobre materias de poco estudio, lo cual conlleva que  Know-How sea expandido con su utilización; por ende, esta figura es recomendable cuando la información transmitida esté en fase experimental (Obiol, 2016, p. 236). 

  • Know-How Trivializado:

En este tipo contractual, el Know-How está compuesto de información sencilla, susceptible de ser replicada con facilidad y hasta puede ser de conocimiento público. Sin embargo, se entiende que estas características no degeneran en su pérdida de valor patrimonial, ni de ser el objeto de interés de actores económicos por su potencialidad de conferir ventajas económicas (Obiol, 2016, p. 237).

 

4. Cláusulas comunes del contrato de know-how

Cuarto, con base en la práctica en el mercado, esta figura usualmente incluye determinadas cláusulas en su configuración, las cuales permiten demostrar el carácter de contrato complejo que ostenta.

Estas son las principales y más comunes:

  • Cláusula de precio pactado en la relación contractual

La contraprestación es usualmente pactada en la forma de una regalía, la cual puede ser configurada de múltiples maneras, siendo las más relevantes dos: una cantidad fija por periodos determinados por las partes y una cantidad proporcional a la explotación del conocimiento o ambas (Alfaro, 2013, p. 251-254; Obiol, 2016, p. 241-242).

  • Cláusula de suministro

Esta cláusula establece la obligación del licenciante de comunicar al licenciado la información necesaria para la implementación del Know-How en su actividad económica. Además, comprende la asistencia técnica referida supra para complementar el suministro de esta información adicional (Alfaro, 2013, p. 254-255; Benavente, 2008, p. 438; Obiol, 2016, p. 243-244). Debe tenerse en cuenta que la asistencia técnica variará dependiendo de las capacidades del licenciado y de la complejidad de la implementación del Know-How.

  • Cláusula de confidencialidad

Como ya se explicó, el conocimiento mantiene su atractivo económico solo si es que es mantenido como un secreto, puesto que, de lo contrario, al ser de conocimiento público su implementación no generará ventaja económica alguna. Por ende, es comprensible que el licenciante se preocupe por el prospecto de la explotación del Know-How post-contrato. Así, se pacta una obligación de confidencialidad, a veces exigible tras el fin de la relación contractual a cargo del licenciado quien, muy aparte de estar habilitado para transmitir el conocimiento exclusivamente a fin de implementarlo en su actividad económica, deberá mantenerlo en secreto, so pena de sufrir las consecuencias pactadas en el contrato (Alfaro, 2013, p. 255; Benavente, 2008, p. 440-442; Obiol, 2016, p. 244).

  • Cláusula de exclusividad

Como la otra cara de la moneda respecto de la cláusula de confidencialidad, esta comporta una obligación dirigida al licenciante, esencialmente limitando los contratos de Know-How que puede celebrar referido al conocimiento cedido al licenciado en particular. Esta limitación se fundamenta, también, en el factor de exclusividad que genera la ventaja económica de la posesión del Know-How, en tanto el contrato perdería razón de ser si, simultáneamente, múltiples competidores consiguen la misma ventaja económica (Alfaro, 2013, p. 255-256; Benavente, 2008, p. 442-444; Obiol, 2016, p. 244-245; Segura, 2012, p. 54). Como dato adicional, esta cláusula usualmente incluye un elemento de territorialidad, dado que el licenciante puede definir el ámbito territorial donde opera la limitación del licenciante de celebrar contratos con terceros (Alfaro, 2013, p. 256; Benavente, 2008; Obiol, 2016, p. 244-245; Segura, 2012, p. 54). 

  • Cláusula de propiedad de mejoras

Esta cláusula resulta especial por la problemática de su enforcement. Así, consiste en asegurar la titularidad de toda mejora en la utilización del Know-How, en vista de que resulta posible que el licenciado descubra formas más eficientes de implementarlo y utilizarlo. En vista de que el Know-How no está inscrito, para proteger su propiedad, el licenciante puede establecer que el licenciado está obligado a comunicarle toda mejora en el conocimiento cedido (Benavente, 2008, p. 446-447; Obiol, 2016, p. 245-246). Ciertamente, se advierte que solo la constante vigilancia de la actividad del licenciado podría certificar que este no ha comunicado las mejoras descubiertas.

  • Cláusula de contratación de paquetes de licencias adicionales

Con base a esta cláusula, el licenciante, complementando la asistencia técnica proveída, brinda al licenciado la tecnología requerida para implementar el Know-How; esta cláusula tiene mayor uso en aquellos Know-How referidos a sistemas informáticos, donde estos pueden funcionar con mayor eficiencia si se les acompaña de determinado software (Benavente, 2008, p. 448; Obiol, 2016, p. 246-247).

5. Conclusión

Para concluir, la creciente relevancia de las transacciones de Know-How en la actualidad motiva a la regulación de esta figura contractual, como también su mayor estudio, dadas sus interesantes particularidades. 


 

Bibliografía

Alfaro, M. (2013). EL KNOW HOW Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA. Revista Judicial, 109, 235–273. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31084.pdf

Benavente Chorres, H. (2008). EL CONTRATO DE KNOW HOW O DE PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: ASPECTOS A SER CONSIDERADOS PARA SU REGULACIÓN NORMATIVA. Ius et Praxis, 14(2), 407–457. https://doi.org/10.4067/s0718-00122008000200012

Obiol, E. (2016). Contratos Mercantiles (1st ed.). Editora y Librería Jurídica Grijley.

Osterling, M., & Soria, A. (2014). El contrato de Know How : Apuntes acerca de sus elementos esenciales. Foro Jurídico, 11(13), 21–25. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13769/14393

Segura, R. (2012). EL CONTRATO DE KNOW HOW Y LICENCIA DEL KNOW HOW. REVISTA EL FORO, 12, 46–58. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4157318.pdf

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