Juan Antonio Ñahue Gaona

Abogado especialista en Propiedad Intelectual y Protección al Consumidor

Sumilla:

En el presente artículo, el autor desarrolla las herramientas legales que ofrece la Propiedad Industrial para proteger la apariencia estética de un producto. Asimismo, explica la importancia de proteger el aspecto externo de un producto, siendo que es uno de los elementos determinantes en la decisión de compra por parte del consumidor.

Ciertamente, cuando se hace referencia a la Propiedad Industrial, lo primero en que se piensa es en el registro de una marca o en la protección de un invento mediante el sistema de patentes, siendo ello correcto a medida que estas herramientas protegen activos muy importantes; sin embargo, la propiedad industrial ofrece herramientas adicionales como el diseño industrial y la marca tridimensional, las cuales no son utilizadas de una manera tan usual, dado que esto podría darse por el desconocimiento sobre lo que abarca su protección.

En ese sentido, en el presente artículo se desarrollarán las figuras del diseño Industrial y la marca tridimensional, a fin de difundir el uso de estas herramientas que ofrece la propiedad industrial en el Perú, toda vez que las empresas y creadores en general, no solo generan productos que puedan ser protegidos bajo una patente, sino que destinan una cantidad considerable de tiempo y recursos para elaborar productos que contengan una apariencia externa atractiva, ya que la presentación del producto se convierte en la llave para que el consumidor decida que producto adquirir.

Dentro de este orden de ideas, el diseño industrial protege la apariencia particular de un determinado producto, en la medida que tenga una función estrictamente ornamental o estética, pudiendo ser bidimensional (ejemplo: El diseño de una camiseta deportiva) o tridimensional (ejemplo: El diseño de una botella), siempre que se cumpla determinadas condiciones. No obstante, dicha protección no cubre los aspectos técnicos o funcionales del producto, ya que estos pueden ser protegidos a la vez bajo el sistema de patentes.

Al respecto, es importante mencionar que en virtud a la Decisión 486, legislación que regula la propiedad industrial en el Perú, no podrá ser registrable, los diseños que atenten contra la moral o al orden público, tampoco los que cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica; y el diseño cuya forma sea necesaria para permitir el montaje o conexión con otro producto.

Ahora bien, los diseños deben cumplir principalmente con el requisito de novedad, la cual es a nivel mundial, de modo que la apariencia particular del producto que se pretende proteger, no tiene que haber sido divulgada ni haber sido accesible al público con anterioridad a la presentación de la solicitud o de la prioridad. Es importante señalar que solo se encuentra exceptuada la divulgación ocurrida dentro del año previo a la presentación de la solicitud o de la prioridad, siempre que tal divulgación haya sido realizada por el propio diseñador.

En cuanto al derecho que confiere el registro de un diseño industrial, se tiene que este concede a su titular la exclusividad por el plazo de diez años no renovable, contados desde la fecha de presentación de la solicitud ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, por lo que, a diferencia de la marca, una vez que culmine este plazo, ya no habrá forma de renovar el registro, o de iniciar acciones por infracción contra terceros que incorporen o reproduzcan el diseño industrial, toda vez que este pasa a ser de dominio público. Adicionalmente, “Los derechos de exclusividad se extienden incluso a productos que presenten diferencias secundarias respecto al diseño industrial registrado”[1].

De manera que en caso no se proteja un diseño industrial, no se gozará del derecho de exclusividad, por lo cual, los competidores o cualquier otro tercero podría vender, fabricar o importar productos que incorpore el diseño industrial creado; además, es altamente probable que las copias del diseño industrial colocados en el mercado, se vendan a un precio más bajo. generándose así un perjuicio económico al no permitir que se reciba una ganancia justa por el esfuerzo realizado por crear el diseño.

Como contrapartida, se tiene a la marca tridimensional, la cual es un signo distintivo que se encuentra conformada por un cuerpo de tres dimensiones, apto para identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado, siendo que consiste en el registro “de la forma de los productos, sus envases o envolturas”[2]. Como ejemplos se puede mencionar a la forma tridimensional de la botella de Coca Cola y la forma tridimensional de los chocolates Toblerone.

Ahora bien, el trámite de una marca tridimensional empieza con la presentación de la solicitud ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, siendo esta área la responsable de realizar el análisis de registrabilidad y en caso la solicitud presentada cumpla los requisitos, concederá el registro por el plazo de diez años; sin embargo, a diferencia del diseño industrial, este plazo será renovable por periodos iguales y de manera indefinida, convirtiéndose en un derecho que puede ser indefinido, en la medida que se renueve oportunamente el registro.

Es importante señalar que el análisis de registrabilidad para la marca tridimensional no consiste en analizar la novedad como ocurre en el diseño industrial, sino consiste en analizar la distintividad, lo cual implica la verificación de ciertas características que permitan su diferenciación en el mercado y que no incurra en las prohibiciones de registro absolutas y relativas establecidas en la Decisión 486. Cabe señalar que una de las prohibiciones absolutas de registro, es que no deben consistir exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.[3]

En definitiva, es necesario evaluar cada caso para que se pueda tomar la decisión más acertada sobre qué mecanismo de protección aprovechar, en tanto, lo que se busca es obtener una ventaja competitiva. No obstante, se debe tener en cuenta que los mecanismos de protección de Propiedad Industrial desarrollados en el presente artículo, no son excluyentes, por lo que es posible obtener la protección bajo las dos formas; en ese sentido, si se toma tal decisión, la primera solicitud que debe ser ingresada es la de diseño industrial a fin de no afectar el requisito de novedad.

Bibliografía:

[1] Indecopi. (2018). “Guía para el registro de diseños industriales”. pp. 18 < https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/2093642/Guia+para+el+registro+de+dise%C3%B1os+industriales.pdf> (Consultada el 24 de agosto de 2021).

[2] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 134 inciso f)

[3] Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015