Ayrton Huamán Núñez

Bachiller en Derecho por la Universidad de Piura (primer puesto). Practicante Profesional del área de Innovación en CPB Abogados. Especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN. Becario en los Cursos de Extensión Universitaria del Indecopi, Pro-inversión y Mincetur.

En el sistema de Propiedad Industrial peruano, los nombres comerciales y las marcas son dos bienes intelectuales que poseen un objeto y sistema de protección diferente, no obstante, ambos pertenecen al mismo género de los signos distintivos. Esto quiere decir que, para ser tales, necesariamente deben contar con la aptitud de diferenciar una realidad de otra. En ese sentido, las marcas distinguen los productos o servicios de un empresario de los de otro empresario, y los nombres comerciales, por su lado, identifican un empresario, una actividad económica o un establecimiento mercantil.

Esto que parece ser tan obvio, no lo es tanto para la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), la cual, mediante la reciente la Resolución N.º 0053 – 2023/TPI – INDECOPI, parece relativizar la distintividad del nombre comercial. En efecto, en la resolución antes citada la Sala precisó que:

“A diferencia de las marcas un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Solo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación equívoca.”

Aunque no es la primera vez que la Sala adopta este criterio en una de sus resoluciones[1], sí supone un cambio en la posición que venía manteniendo últimamente respecto de la distintividad del nombre comercial. En efecto, mediante la Resolución N.º 1019 – 2019/TPI – INDECOPI, y otras[2], este órgano resolutivo del Indecopi denegó protección a nombres comerciales compuestos por elementos no distintivos, aplicando supletoriamente las prohibiciones absolutas de registro marcarias contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486.

No parece tan acertado que el Tribunal del Indecopi varíe así su posición respecto de una cuestión tan relevante como esta, pues afecta la seguridad jurídica que todo empresario busca en el mercado. En efecto, si un nombre comercial genérico, descriptivo o usual merece protección, entonces eso significa que puede ser registrado, servir como base de una oposición a la solicitud de registro de una marca, o incluso motivar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Como se puede apreciar, no se trata de una cuestión meramente teórica, sino capaz de influir de forma relevante en las decisiones de los agentes económicos. Por tanto, vale la pena que los órganos resolutivos del Indecopi tomen un solo criterio sobre esta situación

Ahora bien, independientemente de la uniformidad que se le debe exigir a la Administración Pública en la toma de sus decisiones, cabe preguntarse, ¿cuál es el criterio correcto?, ¿son o no distintivos los nombres comerciales?  Como habrá podido advertir el lector desde las primeras líneas de este comentario, un signo genérico, descriptivo o usual no podría ser denominado nombre comercial, porque simplemente no es distintivo.

Reconocerle tal característica supondría caer en una contradicción insalvable, que atentaría contra la propia naturaleza de todo signo distintivo. Como se sabe, los signos genéricos, descriptivos o usuales no tienen aptitud distintiva, por tanto, si se afirma que un signo compuesto exclusivamente por dichos elementos podría ser un nombre comercial, se estaría reconociendo el carácter de signo distintivo a un signo que en realidad no distingue. Se trata de un razonamiento que, a todas luces, es incoherente.

Además, cuando la Sala dice que no es necesario que un nombre comercial “sea inherentemente distintivo”, ¿a qué se refiere exactamente? Ni en la resolución más reciente, ni en las antiguas, lo explica. Es cierto que un nombre comercial puede ser más o menos distintivo, dependiendo de si los elementos que lo componen son de naturaleza evocativa, arbitraria o de fantasía, sin embargo, esto no se estaría refiriendo la Sala, pues en el criterio establecido en sus resoluciones empieza por afirmar que un nombre comercial puede estar compuesto de elementos genéricos, descriptivos o usuales. Se trata de dos cuestiones completamente distintas. Una cosa es que un nombre comercial sea más o menos distintivo, y otra muy diferente es que simplemente no lo sea.

Como se señaló anteriormente, la Sala también indicó que solo se exige que el nombre comercial sea suficientemente diferente de otros para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación equívoca. Pero, ¿cómo el consumidor podría confundir o asociar un signo con otro si estos solo se encuentran compuestos por elementos genéricos o descriptivos? Esto no sería posible, pues uno de los presupuestos para que se configure el riesgo de confusión o asociación, es precisamente que el signo sobre el cual se reclama derechos contenga elementos distintivos, es decir, que sean capaces de diferenciar la oferta de un agente económico en el mercado.

Luego de todo lo explicado anteriormente, queda claro que un nombre comercial, para ser tal, sí debe ser inherentemente distintivo. Por tanto, lo más adecuado es que la Sala siga denegando protección como nombres comerciales a aquellos signos compuestos exclusivamente por elementos genéricos o descriptivos, tal como ya lo hizo en algunas oportunidades.

Referencia:

[1] Ver la Resolución N.º 0643 – 2014/TPI – INDECOPI.

[2] Ver la Resolución N. ° 1482 – 2019/TPI – INDECOPI.