Jonathan Rafael Garcia Enriquez
rgarcia@altgar.com
Magíster en Derecho de la Empresa por la Escuela de Postgrado Neumann. Abogado con especialidad en Derecho Empresarial por la Universidad Continental, con estudios de posgrado (Diplomado) en Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual por la Universidad Católica San Pablo. Jefe del Área de la Propiedad Intelectual en Altgar IP Abogados. Orcid: 0000-0003-3305-901X.
El presente artículo está dedicado a mis sobrinas Julieth e Isabella.
En el Perú, la protección de una marca se da por el registro, pues, si bien no es necesario el registro de una marca para usarla en el mercado, su protección nace con el otorgamiento del registro de la marca ante la autoridad competente.
Dicha protección le otorga al titular de la marca la explotación exclusiva de dicha marca, por lo que este podrá usarla de las formas comerciales que este requiera, siempre que se encuentre acorde con el registro que fue realizado, también podrá cederla en uso, licenciando a terceros para que estos utilicen las marcas, y como consecuencia el titular de la marca podrá recibir regalías por la explotación de su marca registrada.
Por otro lado, existen supuestos en los cuales el inadecuado uso de estas licencias de uso puede conllevar a problemas tributarios, como la no aceptación de pagos de regalías por parte de la administración tributaria o estar frente al supuesto de elusión tributaria.
Sobre las licencias de uso
Un titular de registro o solicitante de registro puede dar en licencia de uso dicha marca a un tercero, de forma exclusiva o no, para la explotación de la marca en el mercado. Esto de acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 (2000) “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva (…)” (art. 162).
Asimismo, Martínez y Soucasse (2000) precisa que las licencias de uso son “aquellos contratos consensuales de carácter duradero, en virtud de los cuales el titular de una marca u otra persona que esté facultada para ello otorga un derecho de disfrute sobre la marca que se traduce en un derecho positivo al uso de esta, con el alcance contractual establecido, y a cambio de una contraprestación (onerosa) o en forma gratuita” (pág. 38).
En tal sentido, el licenciatario, tiene derecho al uso de la marca, pero esto conlleva a obligaciones, como el hacer uso de la marca solo en el marco del acuerdo establecido entre las partes, como, por ejemplo: el tiempo, la zona determinada, los productos o servicios licenciados y a cumplir las obligaciones onerosas que se hayan pactado, como el canon o el pago de royalties o regalías. Entiéndase por regalías a aquellos gastos que los licenciatarios, en su mayoría empresas, generan en favor de los titulares de una marca por la celebración contractual que conlleva al uso de la marca a favor del tercero no titular.
En el aspecto tributario, estas licencias de uso pueden declararse como: un gasto del licenciatario, lo cual reflejará en la contabilidad de la empresa y reduciendo los impuestos que se deban pagar al Estado. En los siguientes puntos a tratar, se expondrán dos supuestos donde el licenciatario es una empresa y el licenciante es un accionista
El supuesto que podría configurar elusión
En el año 2020, la SUNAT publicó un documento titulado “Esquemas de alto riesgo fiscal”, donde precisa en su Esquema 1 (E1), la deducción de regalías por cesión de uso de la marca.
El presente supuesto se da cuando una empresa constituida en Perú es titular de una marca registrada en el Indecopi, la misma que genera rentas gravadas. Dicha empresa siendo titular del registro, no renueva el registro de su marca al terminar la vigencia otorgada por el Indecopi, por lo que la marca caduca y pierde la protección y exclusividad sobre ella.
Posteriormente, un accionista o socio de la misma empresa solicita el registro de la misma marca ante el Indecopi, al no existir titular vigente sobre esta marca, se le otorgará dicha marca al accionista o socio.
Con la marca registrada a nombre del socio o accionista, este le otorga la licencia el uso de la marca en cuestión a la empresa y este periódicamente recibirá regalías gravadas con una tasa efectiva del 5% por impuesto a la renta.
Como consecuencia de ello, la empresa deduce como gasto las regalías que paga al accionista, originando de esa manera una reducción considerable al impuesto a la renta.
En ese supuesto, dicha deducción de regalías por la licencia de uso de una marca, la autoridad tributaria, evaluará la aplicación de la figura de la elusión fiscal, de acuerdo con lo establecido en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.
El incumplimiento del principio de causalidad
El principio de causalidad tributaria se entiende como “la vinculación causal de los gastos con la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente (actividad empresarial)” (Villanueva, 2013, pág. 102).
En tal sentido, una reciente resolución del Tribunal Fiscal dispuso no aceptar el pago de regalía, en razón a que el gasto generado por licencia de uso de una marca que no cumple con el principio de causalidad tributaria, concluyendo que:
“(…) no acreditó que la reputación y posicionamiento financiero de la marca le haya permitido consolidar su competitividad empresarial a nivel de sus proveedores, el sistema financiero y el sector construcción, (…) por lo que al no haberse demostrado que la recurrente se benefició con la suscripción del contrato de cesión de marca, no se sustentó que el pago por dicha cesión sea necesaria y que se encuentre vinculada con la generación de ingresos, por lo tanto no cumplió con el principio de causalidad” (RTF 1007-3-2020, pág. 12).
En base a lo expuesto, el Tribunal Fiscal rechazó el pago de regalías como sustento de deducción fiscal, pues considera que la empresa no obtuvo un beneficio al licenciar la marca, para ello estableció criterios que se deben tomar en cuenta para licencias de uso, tales como la acreditación de la reputación y el posicionamiento financiero de la marca.
Conclusiones
Por la licencia de uso, el titular de una marca puede dar en concesión el uso de su marca a un tercero (licenciatario), para que este pueda disfrutar de ella, pagando regalías al licenciante. En tal sentido, el licenciatario, podría declarar como gasto esta regalía ante la autoridad tributaria.
Por otro lado, cuando el licenciatario haya sido el anterior titular de la marca y este haya dejado de renovar la marca, con la finalidad de que un nuevo titular vinculado a éste pueda registrar la marca, para cederla en uso al antiguo titular, podría configurarse como elusión fiscal, por lo que este acto es considerado de alto riesgo fiscal.
Adicionalmente, para que el pago de regalías (gasto) de esta licencia de uso sea aceptada por la autoridad tributaria, deberá acreditar que la marca cuenta con reputación y posicionamiento financiero, de no ser así se entenderá que no se cumple con el principio de causalidad tributaria.
Referencias
Martínez Medrano, G. & Soucasse. G., (2000) Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca.
Regimen Común de la Propiedad Industrial, Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
Resolución del Tribunal Fiscal Nro. 1007-3-2020
Sunat. (2020). Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal (1.0).
Villanueva Gutiérrez, W. (2013). El principio de causalidad y el concepto de gasto necesario. THEMIS Revista De Derecho, (64), https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9575