Juliana del Aguila Iñapi
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada en el Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera abogados.
Sumilla
La autora redacta en este artículo un análisis de si es posible utilizar el artículo 7 de la Convención de Washington para interponer una oposición marcaria, distinguiendo los cinco requisitos imprescindibles del señalado artículo.
Es de conocimiento público que, en Perú, un tercero interesado puede presentar oposición contra la solicitud de una marca en base a los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina [1] ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”). No obstante, gracias a los tratados internacionales en temas de propiedad intelectual suscritos por nuestro país, es posible presentar oposición contra la solicitud de una marca en base al artículo 7 de la Convención General Interamericana Sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929, o también llamado Convención de Washington (en adelante “Convención” [2]).
En el presente documento, señalaremos los aspectos más relevantes sobre la oposición marcaria basada en el artículo 7 de la Convención.
- ¿Cuáles son los países contratantes?
Fueron dieciocho países los que firmaron la Convención 1929, pero solo diez ratificaron el documento y están en vigor, los cuales son Colombia (22 de julio de 1936), Cuba (2 de abril de 1930), Estados Unidos de América (17 de febrero de 1931), Guatemala (2 de abril de 1930), Haití (14 de agosto de 1931), Honduras (29 de noviembre de 1935), Nicaragua (6 de junio de 1935), Panamá (8 de abril de 1935), Paraguay (1 de marzo de 1944) y Perú (25 de marzo de 1937) [3].
Los países que firmaron, pero no ratificaron el documento – hasta el momento – son Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, lo cual implica que las marcas registradas en estos países no podrán ser usadas para aplicar el artículo 7 de la Convención, pese a que en 1929 sí firmaron la Convención.
- ¿Qué se estipula en el mencionado artículo 7 y cómo se aplica?
El artículo 7 del mencionado documento indica lo siguiente:
“Art. 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención”
En ese sentido, el artículo 7 presenta cuatro requisitos, los cuales desarrollaremos a continuación:
a. Que, el opositor sea titular de una marca legamente protegida en uno de los Estados Contratantes:
El artículo 7 expresamente indica que:
“Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna”
Este requisito es uno de los más relevantes, porque habilita al titular de una marca presentar oposición contra la solicitud marcaria peruana en base a una marca registrada en cualquiera de los países contratantes [4].
Como sabemos, si la marca está en registrada o solicitada previamente en Perú, bastaría que el titular fundamente la oposición en el signo previamente registrado o solicitado en Perú, lo cual se conoce como oposición regular.
Si el tercero interesado es titular de una marca en Colombia, Ecuador o Bolivia, está también habilitado para presentar oposición justificando que es titular de la marca en uno de los mencionados países, conociéndose como oposición andina. Sobre este tipo de oposición, la norma exige que el opositor acredite el interés real de ingresar al mercado peruano a través de una solicitud de registro en Perú. En ese sentido, en el caso de oposiciones andinas, el opositor no solo debe presentar oposición andina, sino también debe solicitar (en caso no tuviese la marca en Perú) una marca idéntica a la base de la oposición en Perú.
Ahora, gracias al artículo 7 de la Convención, cualquier tercero interesado está habilitado de presentar oposición si tiene una marca registrada – además de Perú y Colombia- en Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay, siempre y cuando se cumplan los requisitos que señalaremos en las siguientes líneas.
b. Que, el solicitante en Perú pretenda la obtención de una marca que produzca confusión o error en el consumidor respecto a la marca registrada en uno de los países contratantes:
El artículo 7 expresamente indica que:
“alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca”
En este extremo, el INDECOPI realiza el análisis de similitud entre el signo solicitado en Perú y la marca registrada en uno de los países contratantes. Para este examen, se evaluará la similitud gráfica, fonética, conceptual y también la vinculación entre los servicios o productos. Las marcas no necesariamente deben ser idénticas, sino que – a criterio del INDECOPI- deben producir confusión o error en el consumidor o usuario.
c. Que, la marca base de la oposición se usaba, aplicaba y continua usándose y aplicándose a productos o servicios de la misma clase:
El artículo 7 expresamente indica que:
“y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase”
En relación a este extremo, el INDECOPI solicita al opositor que “debe acreditarse el uso y aplicación de la marca en que se funda la oposición en el Estado contratante en el cual se encuentra registrada” [5]. Esta condición no necesita mayor explicación, el opositor debe acreditar que realmente usa la marca en uno de los Estados contratantes, a través de facturas, páginas web, publicidad, entre otros.
d. Que, el solicitante en Perú tenga conocimiento de la existencia y uso de la marca del opositor en cualquiera de los Estados contratantes:
El artículo 7 expresamente indica:
“probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición”
Este requerimiento estará sujeto a evaluación por parte de la autoridad y principalmente se analiza la documentación presentada por el opositor. Conforme está redactado el artículo, la carga de la prueba sería del opositor, pero ¿es viable que el opositor pueda determinar con certeza si el solicitante en Perú conocía o no la preexistencia de su marca?
A lo largo de los años se ha pensado que el extremo de conocimiento de la existencia/uso previo de la marca es equivalente a mala fe. No obstante, a raíz de los pronunciamientos del INDECOPI sobre el tema, resulta relevante conocer el criterio del INDECOPI sobre ambos puntos.
Por un lado, sobre la mala fe, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI [6] ha señalado previamente que:
“Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.
Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien -en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor”. (Sombreado nuestro) [7]
Así, podemos entender que un tercero actúa de mala fe cuando realiza acciones y actividades con el objetivo de perjudicar a su competidor, para lo cual no existe un listado taxativo y por ello se evalúa según el caso en concreto.
No obstante, para el INDECOPI, pese a que se acredite mala fe (artículo 137 de la Decisión) en un caso particular, ello no implica que el solicitante tenía conocimiento de la existencia o uso previo de la marca del opositor (artículo 7 de la Convención), así lo indica mediante Resolución No. 4294-2018/CSD-INDECOPI, la primera instancia del INDECOPI señaló que “el conocimiento al que se refiere el artículo 7 de la Convención de Washington no cabe inferirlo de la prueba aportada, sino que este debe quedar plena e inequívocamente acreditado […] mientras que para el análisis de la alegada mala fe, las pruebas presentadas deben determinar que la solicitante ha estado en la posibilidad de conocer las marcas registradas por la opositora con anterioridad”. (Sombreado nuestro).
En nuestra opinión, si mala fe es perpetuar actos que pretenden deliberadamente perjudicar al competidor, es evidente que el solicitante conocía de la preexistencia del registro y uso de la marca del opositor. En esa línea, a nuestro criterio, el conocimiento de la preexistencia del registro y uso de una marca sí está ligado a la mala fe del solicitante. Por otro lado, resaltamos que resulta complicado en la práctica reunir pruebas que permitan tener certeza que un hecho esté plena e inequívocamente acreditado sobre el comportamiento de un tercero, a menos que las partes hayan tenido alguna relación comercial en el pasado, lo cual se acreditaría con correos electrónicos, por ejemplo.
No obstante al significado teórico, la pregunta es, ¿qué pruebas se aceptan para reconocer plena e inequívocamente que el solicitante en Perú tenga conocimiento de la existencia y uso de la marca del opositor en cualquiera de los Estados contratantes?
En la práctica, INDECOPI ha permitido acreditar este extremo con facturas (Resolución No. 0508-2019/TPI-INDECOPI), impresiones de páginas web publicitando el producto [8] (Resolución No. 0508-2019/TPI-INDECOPI), videos de Youtube en los cuales se ofrece el producto (Resolución No. 0043-2020/TPI-INDECOPI), entre otros.
Principalmente, se aceptará comprobantes de pago (facturas, boletas) y publicidad, pero es sumamente relevante que las pruebas sean de fecha anterior a la solicitud peruana cuyo registro se desea impedir.
Asimismo, es posible que las pruebas presentadas para este extremo también puedan cumplir con el requerimiento del punto “c” del presente artículo. A continuación, lo indicado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución No. 43-2020/TPI-lNDECOPl sobre el particular:
“Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de las marcas en la que se encuentra sustentada la oposición formulada en su contra:
Sobre el particular, la opositora manifestó que Dante Omar Bohorquez Almeida si había tenido conocimiento previo de la existencia y uso de sus marcas WINDEX protegidas en los Estados Unidos de América, en tanto que estas han sido utilizadas y comercializadas en grandes volúmenes conforme se aprecia en las facturas ofrecidas y la publicidad efectuadas a las mismas a través de diversos medios […] A efectos de acreditar dichos argumentos invocó la evaluación de los mismos medios probatorios señalados en el punto b) precedente, lo cuales, a criterio de la Sala, determinan que en el case concreto exista suficientes elementos que evidencian que al momento de solicitar el registro de la marca WINDEX y logotipo, el solicitante estuvo en la posibilidad de conocer sobre la existencia de las marcas WINDEX y que los productos identificados con estas eran comercializados en Estados Unidos de América […] WINDEX a través de distintas redes sociales, entre estas, YouTube, la cual, debido a los avances tecnológicos, se ha convertido en una de las plataformas clave para que las empresas puedan fortalecer sus relaciones con los clientes de una forma atractiva, debido a su dinamismo e inmediatez”.
Así, a criterio de la Sala, dos requisitos del artículo 7 podrían ser acreditados con las mismas pruebas: (i) si la marca base de la oposición está siendo usada en el país que está registrada y (ii) si el solicitante en Perú tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca del opositor, lo cual facilita la colección de evidencia que debe acreditar el opositor, pero recordemos que el INDECOPI tiene la liberalidad de evaluar la documentación caso por caso.
Por último, además de los cuatro requisitos arriba mencionados, existe un requisito adicional para que se aplique el artículo 7 de la Convención, esto es el artículo 1 de la Convención, el cual señala que:
“Art. 1.- Los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados, con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas”.
En esta línea, el quinto requisito señala que los beneficiarios del Convenio son i) los nacionales de los Estados Contratantes y ii) los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados Miembros.
Por ello, el artículo es aplicable tanto para el opositor estadounidense y titular de la marca en Estados Unidos, o una compañía china que sea la titular de la marca en Estados Unidos, siempre y cuando posea un establecimiento comercial en Estados Unidos.
Ambos escenarios son fácilmente verificables a través de simple búsqueda en Internet, porque es fácil conocer la nacionalidad del titular (por su dirección principal), así como las sedes alrededor del mundo.
A manera de conclusión, precisamos que, solo de cumplirse los cinco requisitos señalados en el presente artículo, el INDECOPI aplicará el artículo 7 de la Convención como base de la oposición. Corresponde al opositor presentar las pruebas que acrediten los cinco extremos explicados.
- Comentarios finales
- Este tipo de oposición rompe los límites del principio de territorialidad de la marca, porque permite evitar el registro de una solicitud peruana en base a una marca registrada en alguno de los países contratantes, siempre y cuando se cumplan los cinco requisitos arriba mencionados.
- A diferencia de la oposición andina, no es mandatorio que el opositor solicite la marca extranjera en el Perú para acreditar interés real, pero sí es recomendable, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de presentar este tipo de oposición es eliminar los obstáculos que le impidan ingresar al mercado peruano.
- Si la marca no está registrada en Perú, sugerimos – además de evaluar la posibilidad de aplicar el artículo 7 de la Convención- usar mala fe como base de la oposición. Se evaluará según el caso y pruebas en concreto, pero si las marcas son idénticas, es posible tener un resultado positivo, porque no se puede concebir que un solicitante en Perú creó un logotipo idéntico a una marca registrada en China. Debido a Internet y redes sociales, es más fácil conocer los logotipos de marcas registradas alrededor del mundo y es contrario a la buena fe pretender el registro de la marca de titularidad de un tercero.
Referencias
[1] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 1. a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; 2. b) carezcan de distintividad; […]
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
[2] Es conocido como Convención de Washington porque fue firmado el 20 de febrero de 1929 en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
[3] Información obtenida del portal web de la Organización de Propiedad Intelectual – Tratados administrados – OMPI. Enlace: https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=353 Fecha de consulta: 25 de octubre de 2020
[4] Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
[5] Pag. 32 de la resolución No. 0101-2019/INDECOPI, recaída en expediente No. 713022-2017
[6] Resolución No. 1066-2015/TPI-INDECOPI, recaído en expediente No. 534252-2013, emitida el 9 de marzo de 215
[7] Cita extraída de la Resolución No. 247-2019/TPI-INDECOPI, recaída en expediente 736342-2018
[8] Sobre estas pruebas, se indicó que “Cabe indicar que, no obstante que dichos medios probatorios han sido obtenidos con posterioridad a la presentación de la presente solicitud de registro, la Sala considera que, en el presente caso, resulta pertinente considerarlos de manera complementaria a las facturas analizadas en el punto anterior, toda vez que constituye una práctica usual en el mercado que los agentes económicos publiciten sus productos, e informen sobre las características y usos de los mismos a través de páginas web”
[9] El extremo b) de la Resolución se titula “las marcas base de la oposicion se usaban y aolicaban y continúan usándose y aplicándose a productps de la misma clase”.